Какой договор лучше заключить для использования товарного знака?

Как заключить лицензионный договор на товарный знак — Audit-it.ru

Какой договор лучше заключить для использования товарного знака?

Ирина Стародубцева, аудитор-эксперт RosCo – Consulting & audit

Предоставить право пользования товарным знаком возможно путем заключения лицензионного договора. Какие существенные условия должен содержать такой договор?

Товарный знак представляет собой обозначение (словесное, изобразительное, объемное или их комбинация), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП (п.1 ст.1482 ГК РФ).

Например

Характерные позывные радиостанций «Русское радио», «Европа плюс» (звуковые обозначения), бренд молочной продукции «Веселый молочник», различного рода эмблемы (Адидас), то есть знаки, в которых есть только одно изображение.

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или ИП (ст.1478 ГК РФ). Товарный знак может быть размещен на товарах (в т.ч.

этикетках, упаковках товаров), при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет».

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

 Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора в соответствии с прописанными нормами в ст.1489 ГК РФ.

Важно!

Для того чтобы передать права на товарный знак, необходимо заключить специальный лицензионный договор.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст.1515 ГК РФ).

В противном случае ИП и компании, кроме административной ответственности (ст.14.

10 КоАП РФ), ждет изъятие из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. А ст.

180 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Так, факт реализации предпринимателем аксессуаров для мобильного телефона с изображением товарного знака фирмы «Louis Vuitton» без соответствующего соглашения с правообладателем, повлек за собой наложение штрафа в размере 50 тыс. рублей с конфискацией имущества (Решение АС Краснодарского края от 06.10.2016 г. №А32-30623/2016).

Виды лицензионных договоров на предоставление права пользования товарным знаком

Субъектный состав лицензионного договора – это правообладатель товарного знака (лицензиар) и приобретатель товарного знака (лицензиат).

По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования товарного знака в определенных договором пределах, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п.1 ст.1489 ГК РФ).

То есть лицензиар сохраняет исключительное право на товарный знак, но при этом право использования товарного знака появляется у приобретателя (лицензиата) на определенных договором условиях.

В лицензионном договоре может быть предусмотрено, что лицензиар обязуется не предоставлять право пользования товарным знаком другим субъектам (исключительная лицензия).

Если же такого условия нет, лицензиар имеет право предоставлять право пользования товарным знаком другим лицам, т.е. заключать договоры с другими лицензиатами (неисключительная лицензия).

Например

Правообладатель товарного знака «Маша и Медведь» предоставил неисключительные лицензии на использование своего знака компаниям «Лютик» и «Цветочек».

Фактически это означает одновременное использование компаниями и самим правообладателем бренда товарный знак для индивидуализации собственных товаров. В лицензионном договоре стороны могут предусмотреть условие о том, что лицензиат вправе предоставлять лицензии на использование товарного знака третьим лицам.

Юридические аспекты лицензионного договора на товарный знак

По общим правилам, договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение по обязательным условиям договора (п.1 ст.432 ГК РФ). В противном случае – договор будет считаться незаключенным.

В лицензионном договоре на право пользования товарным знаком должны быть прописаны следующие положения:

  • предмет договора (индивидуализация товарного знака осуществляется путем указания в договоре реквизитов свидетельства на товарный знак, например, «изобразительный товарный знак «______» №___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании свидетельства № ______ от «___» ______ 2016 г.»);
  • способы использования товарного знака (например, «товарный знак может быть использован любыми не противоречащими законодательству способами»);
  • размер вознаграждения или порядок его определения (для возмездных лицензионных договоров, например, «вознаграждение, выплачиваемое Лицензиатом Лицензиару, составляет 20% от суммы реализации с учетом НДС»);
  • перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака;
  • качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара (например, «качество товаров, реализуемых Лицензиатом, должно быть не ниже качества товаров Лицензиара»). Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия (например, «Лицензиат в согласованное Сторонами время предоставляет право доступа персоналу или представителям Лицензиара в складские помещения компании для осуществления проверки процесса реализации и контроля качества товаров»);
  • вид лицензии (если в договоре не определен вид лицензии, то лицензия предполагается неисключительной – п.2 ст.1236 ГК РФ);
  • указание или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Если территория действия не указана, то лицензиат вправе осуществлять использование товарного знака на всей территории РФ (п.3 ст.1235 ГК РФ).

  • срок, на который заключается лицензионный договор (например, «договор заключен на срок действия свидетельства № ______ от «___» ______ 2016 г. о регистрации товарного знака»).

В случае, когда срок действия лицензионного договора не определен, договор считается заключенным на пять лет (п.4 ст.1235 ГК РФ).

Статья актуальна на 14.11.2016

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a10/889606.html

Приобретение товаров, маркированных чужим товарным знаком, у третьего лица (не правообладателя)

Какой договор лучше заключить для использования товарного знака?

  • Вопрос юристу по интеллектуальной собственности о том, является ли нарушением исключительных прав на товарный знак предложение к продаже товаров, маркированных чужим товарным знаком, приобретенных у третьего лица

    Наша фирма продает различные товары, закупленные у крупных поставщиков, через интернет-магазин. Среди этих товаров имеются различные бренды иностранных компаний.

    Не желая нарушать законы, мы обратились к этим крупным поставщикам, с просьбой сообщить нам, не нарушаем ли мы чьи-либо права, продавая их товар через свой интернет-магазин. По словам одного поставщика, они являются официальными импортерами товаров, которые мы закупаем у них.

    Другие поставщики говорят, что у них есть все договоры, разрешающие им использование товарных знаков на товарах, которые они продают нам. Однако мы опасаемся того, что этого нет на самом деле. На их сайтах какой-либо информации вообще нет.

    Правда, требовать мы не можем, так как всего 2 поставщика, поэтому, если мы откажемся от них, нам будет неоткуда брать товары.

    Скажите, если на нас подадут в суд и потребуют убытки, что мы сможем сделать? Как нам обезопасить себя?

  • Ответ юриста по интеллектуальной собственности

    Понимаем, что Вы хотите обезопасить себя от возможного предъявления к вашей компании иска о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака или иска о взыскании убытков. Также понятно, что Вы не хотите «ссориться» с поставщиками, которые утверждают о законном использовании ими чужих товарных знаков, которыми маркированы приобретаемые вашей организацией товары.

    На самом деле, возможность предъявления к вам вышеназванных требований имеется.

    В целях уменьшения правовых рисков, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков и предъявлением к вам иска о взыскании компенсации, краткие рекомендации могут быть следующими.

    Просим учесть, что данные рекомендации являются краткими, могут быть только ориентиром, не могут гарантировать полную защиту от предъявления правообладателем к вам иска о взыскании убытков или взыскании компенсации. Нижеуказанные рекомендации носят вспомогательный характер.

    же рекомендация заключается в том, что нельзя нарушать исключительные права на товарные знаки, надо приобретать товары, на которых имеется маркировка чужих товарных знаков, только у поставщиков, которым правообладателем предоставлено право использования своего товарного знака.

    Кроме того, после кратких рекомендаций вы можете ознакомиться с одним из судебных актов, в котором рассматриваемая ситуация близка к вашей ситуации.

    За исключением того, что поставщики, третьи лица, у которых ответчик приобретал товар, маркированный чужим товарным знаком, оказали содействие ответчику и предоставили все необходимые документы, подтверждающие то, что один из них является сублицензиатом.

    В этом деле к одной из организации – ответчику, реализующему товары, которые маркированы чужими товарными знаками, был предъявлен иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Однако ответчик смог «отбиться», представив доказательства того, что он приобретал товары у сублицензиата – поставщика.

    Как видите, в нижеуказанном деле третье лицо, привлеченное к участию в деле, являясь сублицензиатом, действовало правомерно, законно используя чужой товарный знак, поскольку действовало на основании сублицензионного договора, предоставляющего ему право использования товарного знака.

    Исходя из выводов Суда по интеллектуальным, изложенных в нижеразмещенном постановлении по данному делу, ответчик, приобретший товары, маркированные чужими товарными знаками, у сублицензиата, действовал правомерно, следовательно, оставление без удовлетворения требований правообладателя товарного знака – истца судами первой и апелляционной инстанций, являлось законным и обоснованным. Возможные отличия нижеуказанного дела от вашей ситуации могут быть в том, что, во-первых, товары были приобретены действительно у поставщика – сублицензиата. Во-вторых, полагаю, поставщики оказали содействие ответчику, поддержав его правовую позицию, а также представив необходимые доказательства (договоры, первичные учетные и платежные документы, лицензионные и сублицензионные договоры).

    Итак, постарайтесь зафиксировать ответ о наличии исключительных прав на товарный знак, данный указанными вами поставщикам. Скорей всего, ответ дан в устной форме, что плохо, или в электронной форме.

    Обратитесь с запросом в адрес поставщика о предоставлении сведений, подтверждающих законное использование чужого товарного знака.

    При этом письмо так и назовите – запрос о предоставлении сведений и документов, подтверждающих наличие исключительных прав на товарные знаки, которыми маркированы товары. Запрос отправьте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

    Посетите и внимательно осмотрите сайты поставщиков. Любое упоминание о наличии исключительных прав, в том числе на товарные знаки, зафиксируйте. К примеру, сделайте хотя бы скриншоты страниц сайта, содержащие необходимую вам информацию.

    Зайдите на сайт правообладателя. В целом у правообладателей, даже у иностранных, уже есть сайты на русском языке. Проверьте на этом сайте информацию о поставщиках (официальных дистрибьюторах) в Российской Федерации.

    Если известны сведения о товарных знаках, то посетите реестр товарных знаков. В данном реестре товарных знаков также должны быть сведения о договорах отчуждения товарного знака и лицензионных договорах (предусматривает предоставление вашим поставщикам права использования товарного знака).

    В первом случае (договор отчуждения товарного знака) ваши поставщики становятся правообладателями, что маловероятно.

    Во втором случае (предоставление права использования товарного знака и заключение лицензионного договора), учтите, могут быть не только лицензиаты (приобретатели права использования товарного знака), но и сублицензиаты (если у лицензиатов имеется право на предоставление сублицензий).

    Если поставщики ссылаются на то, что они являются уполномоченными импортерами, то данную информацию можно найти в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Посетите сайт федеральной таможенной службы. Правда, далеко не все правообладатели заявляют о внесении своих объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС.

    Если между вашей организацией и поставщиком заключен договор поставки, то условия о наличии у поставщика прав на использование чужого товарного знака должны содержаться в договоре.

    Лучше всего, если документы, подтверждающие право поставщика на использование чужого товарного знака, будут точно поименованы в договоре поставки.

    А еще лучше, если данные документы будут приложениями к договору поставки.

    Думаю, что такого договора поставки у вас нет. Можно попробовать, принимая товары по товарной накладной либо иному документу, ставя свою подпись и скрепляя ее печатью, указывать то, что поставщик гарантирует наличие у него права использования чужого товарного знака.

    Есть и иные тонкости и нюансы, которые можно было бы использовать, но главным способом защиты является наличие всех документов, подтверждающих ваше право и право поставщика на использование чужих товарных знаков.

    СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254 http://ipc.arbitr.ru

    Именем Российской Федерации
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    г. Москва

    17 октября 2016 года

    Дело № А40-103691/2015

    Резолютивная часть постановления объявлена 12 октября 2016 года. Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2016 года.

  • Источник: https://uslugijurista.ru/priobretenie-tovarov-markirovannyh-chuzhim-tovarnym-znakom-u-tretego-litsa-ne-pravoobladatelya

    Договор или исковое заявление? — PRAVO.UA

    Какой договор лучше заключить для использования товарного знака?

    Довольно часто приходится решать проблему недобросовестной конкуренции в области товарных знаков. Существуют и нетрадиционные формы такой конкуренции. Например, украинские лица проводят работу по «выявлению» за рубежом иностранных фирм, довольно перспективных с точки зрения нашего рынка, и регистрируют на себя их не заявлявшиеся и не имеющие правовой охраны на Украине товарные знаки.

    Имеем в результате «недобросовестную регистрацию» товарного знака, абсолютно легальную с точки зрения закона.

    Почему эту деятельность нужно отнести к недобросовестной конкуренции? Всего лишь из-за недобропорядочного намерения — затруднить (или сделать невозможной) последующую регистрацию и использование товарного знака на территории нашего государства иностранным владельцем без соответствующего на то согласия опередившего его украинского заявителя.

    Получить согласие, конечно, можно и даже нужно, ведь это входит в интересы украинского конкурента. Цена такого согласия, естественно, договорная. Столкнувшись с такой недобросовестностью, непредусмотрительные иностранные фирмы должны будут решить, что предпринять для того, чтобы реализовать свой интерес на рынке товаров и услуг.

    Можно заключить договор о переуступке всех прав на знак для товаров и услуг (т.е. договор о передаче права собственности на знак) или заключить лицензионный договор на использование товарного знака, или же обратиться в суд с заявлением об аннулировании свидетельства на товарный знак в результате злоупотребления владельцем предоставленными правами (т.е., по сути, осуществления недобросовестной конкуренции).

    В данной статье не ставится цель дать по этому поводу однозначный ответ, поскольку его не дает даже законодательство. К тому же каждый случай имеет свои особенности.

    Выбирать, как действовать лицу, интересы которого затронуты недобросовестным конкурентом, придется самостоятельно.

    Хотелось бы просто обратить внимание на те нюансы, которые следует учитывать, выбирая тот или иной вариант выхода из затруднительной ситуации.

    Что касается заключения договора о передаче права собственности на товарный знак, следует отметить, что оно не сопряжено с какими-либо особыми трудностями. Иностранная фирма через своего представителя или патентного поверенного заключает с владельцем свидетельства соответствующий договор.

    Этим владельцем свидетельства без каких-либо ограничений может быть как юридическое, так и физиче-ское лицо, как являющееся субъектом хозяйственной деятельности, так и не являющееся таковым. Единственное условие заключения такого договора — срок его действия. Согласно закону, он не должен превышать срока действия свидетельства на товарный знак.

    Для сторон такой договор считается действительным с момента его подписания. Для третьих же лиц договор считается вступившим в силу с момента опубликования сведений о нем в официальном издании и после внесения таких ведомостей в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.

    Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не упоминает о каких-либо существенных условиях такого договора. Т.е. они вырабатываются сторонами самостоятельно. Соответственно цена договора также договорная.

    Какие моменты следует учесть зарубежной фирме при заключении с недобросовестным конкурентом лицензионного договора на использование товарного знака?

    Во-первых, исходя из закона, такой договор не может быть заключен, если лицензиаром, т.е. собственником свидетельства на товарный знак, будет физическое лицо, которое не занимается предпринимательской деятельностью.

    Почему так? Хотя Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и предоставляет право каждому лицу передавать на основании лицензионного договора права на пользование товарным знаком, не следует забывать об указанном в законе обязательном условии этого договора, а именно: качество товаров и услуг, изготовляемых или предоставляемых по лицензионному договору, не должно быть ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства. Т.е. законом прямо предусмотрена обязанность собственника товарного знака изготовлять товары или предоставлять услуги под этим зарегистрированным товарным знаком. Но что получается, если собственником свидетельства на товарный знак оказывается физическое лицо — не предприниматель? А получается, что такое лицо не сможет проследить, как этого требует закон, за качеством производимых по лицензии товаров или предоставляемых услуг, поскольку и речи быть не может о том, что оно осуществляет какую-то коммерческую деятельность. А из этого следует вывод о том, что заключенный договор может быть оспорен в суде на предмет его действительности как притворный (или согласно новому Гражданскому кодексу Украины — фиктивный) договор, т.е. заключенный без намерений создать правовые последствия (ст. 58 ГК УРСР, ст. 234 ГК Украины). Т.е. по сути, собственник свидетельства — не предприниматель — не имеет права заключать лицензионный договор. И в случае, если лицензионный договор будет заключен физическим лицом — не предпринимателем, а впоследствии признан недействительным, то у фирмы-лицензиара прекратится право использовать товарный знак. Поэтому иностранной фирме скорее всего придется отказаться от намерения заключать лицензионный договор с гражданином.

    Во-вторых, следует также учесть, что иностранная фирма не сможет выдавать сублицензию на использование товарного знака третьим лицам, если такое условие прямо не будет предусмотрено в заключенном договоре.

    Кроме того, в случае заключения неисключительного лицензионного договора, недобросовестный конкурент сможет предоставлять и другим лицам право на использование товарного знака, что не всегда отвечает интересам зарубежной фирмы — лицензиата.

    Это также может ограничить ее первоначальные планы при введении товарного знака в хозяйственный оборот на территории Украины.

    Положительные же стороны заключения лицензионного договора просматриваются в отношении риска защиты от неправомерного использования товарного знака другими субъектами. Ведь согласно закону, требовать устранения такого нарушения имеет право не только собственник свидетельства (т.е.

    украинский недобросовестный заявитель), но и лицо, которое приобрело лицензию (т.е. иностранная фирма), если иное не будет предусмотрено в лицензионном договоре.

    Поэтому в некоторой степени это положение закона может обеспечить иностранной фирме возможность защищать свои права от посягательства на товарный знак посторонними самостоятельно, не полагаясь на волю лицензиара.

    Заслуживает внимание и то, что национальное законодательство регламентирует только общие положения, касающиеся лицензионного договора.

    К ним относятся условия о виде лицензии, сфере использования товарного знака, о конкретных правах сторон, способах использования товарного знака, территорию и срок, на которые предоставляются права, размер, порядок и сроки выплаты платы за использование товарного знака.

    Но закон ничего не говорит о том, какими должны быть эти условия закона, т.е. каким образом сторонами будут оговорены эти условия — это их дело. Таким образом, иностранной фирме предоставляется право навязать свою волю недобросовестному конкуренту, настаивая на включении в договор тех условий, которые необходимы ей.

    При этом следует принять во внимание норму статьи 1109 ГК Украины, указывающую, что права на использование товарного знака и способы его использования, не определенные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.

    Не стоит забывать и о том, что, согласно Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», охрана товарному знаку предоставляется сроком на 10 лет.

    Продление такой охраны возможно в том случае, если собственник свидетельства подаст соответствующее заявление и уплатит сбор.

    Если же указанных действий по истечении 10 лет не последует, то свидетельство аннулируется, а значит, аннулируется и лицензионный договор, поскольку это исходит из сути самого обязательства.

    Таким образом, заинтересованное лицо, в данном случае иностранная фирма, сможет беспрепятственно использовать товарный знак после расторжения договора, хотя и без права регистрации его на свое имя в течение трех лет. Так устанавливает закон. Закон право повторной регистрации знака для товаров и услуг в таком случае предоставляет бывшему собственнику.

    Рассмотрим теперь, как можно добиться аннулирования регистрации, хотя и законной, но недобросовестной, по сути, злоупотребляющей законом.

    Украинское законодательство о товарных знаках не устанавливает какой-либо порядок аннулирования регистрации товарного знака в связи с недобросовестным пользованием своими правами собственником свидетельства. По сути, рассматриваемая «недобросовестная регистрация» остается законной.

    Обращение же к законодательству о недобросовестной конкуренции на практике продуктивно лишь в случае, если владелец недобросовестной регистрации предпринял действия, наносившие ущерб коммерческим интересам иностранного заявителя.

    Одного только факта регистрации, противоречащей принципам конкуренции, к сожалению, недостаточно.

    Относительно обращения в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства следует учесть, что: 1) оно возможно только в случае, если недобросовестный конкурент не использует или недостаточно использует товарный знак на Украине; 2) такое неиспользование товарного знака длится на протяжении трех лет с официального извещения общественности о выдаче свидетельства (или с даты, когда использование знака было прекращено). Это довольно эффективный инструмент защиты интересов предпринимателя. Потому что именно владелец товарного знака обязан доказывать такое использование. Кроме того, если иностранная фирма в заявлении предоставит максимально полную информацию, доказывающую известность и применение ее товарного знака, такое заявление заставит сравнивать степень использования знака заявителем и собственником свидетельства на товарный знак, а также сравнивать объемы реализации товаров и уровень коммерческой деятельности в целом. Эти показатели для недобросовестного конкурента объективно не могут быть высокими, а значит, докажут недостаточное использование товарного знака собственником свидетельства. Проблема заключается лишь в том, что такое заявление может подаваться не раньше, чем через три года.

    Эти все нюансы и следует учитывать лицу, пострадавшему в результате недобросовестной регистрации товарного знака, при принятии решения о необходимости заключения лицензионного договора или подготовке материалов для подачи заявления в суд. Подчеркнем: право выбора путей защиты своих интересов остается за ним.

    Источник: https://pravo.ua/articles/dogovor-ili-iskovoe-zajavlenie/

    Лицензионный договор на использование торговой марки – юридические услуги для бизнеса

    Какой договор лучше заключить для использования товарного знака?

    Сегодня продавать товары и услуги может практически каждый, в том числе и частные лица. Развитие интернет-платформ и торговых площадок, социальных сетей и всевозможных форумов по интересам сделали возможным для каждого примерить на себя роль предпринимателя.

    В наши дни просто владеть бизнесом уже не считается особым призванием, талантом, привилегией одаренных сторонников риска ради получения выгоды и высокой прибыли. Зато владеть торговой маркой с громким именем и положительным имиджем — это поистине удача.

    Вот почему все, кто начинает предпринимательскую деятельность вообще или запускает новый амбициозный проект,  стремятся в самом начале такой деятельности зарегистрировать право на эксклюзивное использование собственной торговой марки.

    Впоследствии получать прибыль можно не только от реализации товаров и услуг, проданных под данным брендом, но и от предоставления другим игрокам рынка лицензий на использование ТМ.

    Вот почему лицензионный договор на использование торговой марки все чаще заключается в разных отраслях бизнеса в Украине — от курсов вождения и йоги до продажи одежды, оборудования для спорта и туризма, продуктов питания и прочих товаров.

    Лицензионный договор на использование торговой марки и его особенности

    Лицензионный договор на использование торговой марки — это юридический документ, четко определяющий условия, на которых владелец исключительного права на использование торговой марки передает право на использование данной торговой марки третьему лицу или компании. Соответственно тот, кто является собственником бренда, называется лицензиаром, а тот, кто приобретает право использования чужой интеллектуальной собственности — лицензиатом.

    Лицензионный договор на использование торговой марки, или лицензия, как его часто называют в сокращенной форме, представляет собой соглашение, где указано на протяжении какого периода, на основании каких требований и за какую плату лицензиат может пользоваться конкретной торговой маркой.

    Как правило, это стандартный и несложный документ, но для тех, кто впервые столкнулся с его оформлением в нем могут быть скрыты незаметные с первого взгляда условия, которые, однако, будут определяющими в дальнейшем.

    Так, при оформлении лицензионного договора на использование торговой марки изначально следует обратить внимание на следующие аспекты:

    1. Ограничена ли в соглашении территория, на которой лицензиат может использовать торговую марку? Для лицензиата в таком случае более выгодным положением с точки зрения перспектив для развития бизнеса будет лицензионный договор на использование торговой марки без привязки к конкретному региону. Тогда для него открыты все рынки. Но зачастую такая лицензия стоит дороже. С точки зрения выгоды лицензиара в разрешении на использование торговой марки лучше строго ограничить регион, особенно если в планах присутствует развитие рынка путем заключения с третьими лицами и компаниями договора франчайзинга.
    2. Получает ли лицензиат право передавать лицензию на использование торговой марки другим субъектам предпринимательской деятельности? Когда лицензию приобретает бизнес, нацеленный на розничную торговлю, это не играет большой роли. Но если лицензиатом является мелко- или крупнооптовая фирма, ей следует изначально позаботиться о том, чтобы ее клиенты также могли приобретать товар определенного торгового знака с дальнейшей возможностью его самостоятельной рекламы и продвижения. Хотя последний вариант договора на использование торговой марки таит в себе некоторые опасности для лицензиара: будет ли бренд использован грамотно, корректно, с соблюдением всех требований касательно рекламных изображений, их размещения и проведения промоушенов и презентаций.
    3. Каковы дополнительные выгоды от данного договора на использование торговой марки для обеих сторон? Здесь речь идет не только о плате, которую получит собственник бренда и праве на использование его лицензиатом. Такое соглашение, как правило, включает в себя информацию о том, на чьи плечи ложатся расходы по раскрутке товара на новой территории, формировании и поддержании складских запасов продукции в регионе, работе с рекламациями и возвратами от розничных покупателей и пр.. Кто будет вносить в местные бюджеты плату за использование рекламных площадей на улицах города? Кому придется оплачивать производство мелкой печатной рекламной продукции (флаера, буклеты и т.д.)?

    Помимо этих вопросов, следует обозначить в лицензионном договоре на использование торговой марки право лицензиата выдавать сублицензии и сопутствующие ему нюансы:

    • кто устанавливает плату за сублицензию и на основании каких данных?
    • кому будут поступать регулярные платежи за использование бренда от сублицензиатов? и так далее…

    Виды лицензионного договора на использование торговой марки

    Спектр ответственности, как и область возможностей получения выгоды от пользования известным или набирающим популярность брендом зависят от того, какого вида будет заключен лицензионный договор.

    Товарный знак может передаваться с правом использования полностью на усмотрение лицензиата или же, наоборот, с внушительными ограничениями и строгими условиями. Причем зачастую несоблюдение таких условий влечет за собой не только расторжение лицензионного договора на использование торговой марки, но и серьезные штрафы.

    Итак, в зависимости от количества лицензиатов, различают следующие типы лицензионного договора на использование торговой марки:

    1. Исключительная лицензия — предусматривает предоставления права использования торгового знака единственному игроку рынка. Чаще всего исключительные лицензии предоставляются только в рамках конкретного региона и, как правило, сильнейшему из конкурентов на данной территории. Если речь идет о договоре франчайзинга, то такой подход наиболее выгоден и для лицензиара, и для лицензиата, когда торговая марка принадлежит крупным и дорогостоящим товарам: автомобилям, оборудованию и технике для строительства и сельского хозяйства и тому подобное. В случае реализации продуктов питания, напитков, алкогольных изделий, детских игрушек, одежды и так далее, то есть, товаров повседневного использования для быта, гигиены и питания, то здесь выгода лицензиара будет большей в случае заключения другого типа лицензионного договора на использование торговой марки.
    2. Неисключительная лицензия — такой тип лицензионного договора на использование торговой марки, которым предусмотрена возможность предоставления лицензии прочим игрокам рынка как в данном регионе, так и за его пределами. Это удобный для собственника бренда формат соглашения, а вот лицензиату он выгоден лишь в том случае, если контрактом предусмотрены объемы ежемесячных продаж в регионе.
    3. Существует еще один вид лицензионного договора на использование торговой марки — единичная лицензия. При ее получении лицензиат получает исключительное право использования бренда, которое не может быть передано ни им, ни правообладателем торговой марки более никаким третьим лицам. Наиболее уместной такая лицензия будет в случае передачи права на использование ТМ от производителя или импортера крупной национальной оптово-розничной торговой сети.

    У каждого вида лицензионного договора на использование торговой марки есть как свои преимущества, так  недостатки для обеих сторон. Поэтому при подготовке контракта следует учитывать ваше положение и роль и, исходя из этого, избрать наиболее оптимальный тип лицензии.

    Подписание лицензионного договора на использование торговой марки и плата за предоставление эксклюзивных прав

    Торговая марка редко передается в пользование третьим лицам без получения правообладателем финансового вознаграждения. Это очевидно: известный и хорошо зарекомендовавший себя бренд сулит рот продаж и количества потенциальных клиентов. А за такие удовольствия в бизнесе некоторые готовы платить довольно немалые деньги.

    В сущности, контракт на использование товарного знака — это подтверждение того, что его собственник обладает интеллектуальной собственностью, способной приносить ему доход без его непосредственного вмешательства в бизнес. К этому стремятся многие предприниматели. При этом доход от таких поступлений практически на сто процентов равняется прибыли.

    Существуют следующие виды платы за использование торговой марки:

    1. Роялти — наиболее распространенная форма оплаты за получения права на использование торговой марки, которая заключается в регулярных отчислениях лицензиата в пользу лицензиара. При этом можно избрать удобную для конкретной стороны либо оптимальную для обеих схему начисления роялти:

    • в виде процента от товарооборота продукции под конкретным товарным знаком;
    • в виде фиксированной платы (к примеру, 5000 грн ежегодно или 1500 грн ежемесячно и т.п.);
    • в виде процента от наценки на продукт — такая схема выгодна лицензиару для торговли товарами с невысокой себестоимостью, но высокой наценкой за счет раскрученного бренда.

    В Украине наиболее распространенным типом роялти как платы по лицензионному договору на использование торговой марки является второй тип — роялти в виде фиксированной суммы для ежемесячной либо ежегодной оплаты.

    2. Паушальный платеж — это одноразовый платеж за использование торговой марки.

    То есть если роялти выплачиваются регулярно, как плата за использование известного бренда для получения высокой прибыли в текущем периоде, то паушальный платеж — это, скорее, взнос за получение такого права и сопутствующей консультационной и маркетинговой поддержки. Сумма паушального платежа зависит от многих факторов:

    • от известности бренда, для которого и заключается лицензионный договор на использование торговой марки;
    • от стоимости маркетинговых исследований и рекламной поддержки для данного франчайзи;
    • от особенностей рекламных мероприятий, что проводятся силами лицензиара;
    • от технологии обучения персонала лицензиата и пр.

    Часто используется также комбинированный подход, когда изначально лицензиат оплачивает свое право стать официальным франчайзи и получить все привилегии, причитающиеся по лицензионному договору на использование торговой марки.

    Имеется в виду получение доступа к работе эффективной бизнес-модели, получение консультативной поддержки в менеджменте, особенностях ведения бухгалтерского учета, получение готовых инструментов повышения продаж и так далее. А потом, как правило, спустя несколько месяцев, вступает в силу обязательство о регулярной выплате роялти с товарооборота.

    Правда, в Украине такую комбинацию оплаты по лицензионному договору на использование торговой марки используют крайне редко и преимущественно не в национальных компаниях.

    Оформление лицензий на торговую марку для различных субъектов предпринимательской деятельности

    Лицензионный договор на использование торговой марки обладает очевидными преимуществами для всех участников предпринимательской деятельности, вовлеченными в его подписание.

    Лицензиат получает следующие преференции благодаря лицензионному договору на использование торговой марки:

    • доступ к продаже высококачественной продукции и использованию ее имени;
    • практическую информацию построения эффективных бизнес-процессов и проведения маркетинговых мероприятий с высокой отдачей в виде повышения продаж и посещения торговых точек лицензиата;
    • возможность обучить собственный персонал у метров рынка;
    • в некоторых случаях — потенциальную возможность продажи сублицензий в своем регионе и получения дополнительного дохода.

    Лицензиар при заключении лицензионного договора на использование торговой марки может:

    • сохранить право владения торговой маркой;
    • обозначить, права на какие объекты могут передаваться по лицензионному договору в каждом конкретном случае;
    • параллельно с лицензиатами использовать собственный бренд;
    • получать дополнительные доходы при осуществлении одинакового или почти одинакового объема операций.

    Лицензионный договор на использование торговой марки защищает права обеих сторон. Тем не менее, иногда плата за пользование брендом может показаться некоторым предпринимателя необоснованной или завышенной. следует помнить, что использование товарного знака без согласия правообладателя преследуется законами Украины и прочих стран.

    Разумным подходом в таком случае будет предложение сесть за стол переговоров и изменить условия лицензионного договора на использование торговой марки, предварительно подготовив собственный вариант разрешения на использование товарного знака.

    Образец такового можно получить у специалистов Адвокатского бюро “Яновский и партнеры”.

    Помощь грамотного консультанта в процессе подготовки документов и обсуждения условий контракта поможет не только сэкономить на роялти, но и получить максимальные возможности для извлечения прибыли из пользования известным брендом лицензиара.

    (75,00 – 5)

    Источник: https://zkg.ua/ru/yurydychni-posluhy-praktyky/rehystratsyya-torhovoj-marky/lytsenzyonnyij-dohovor-na-yspolzovanye-torhovoj-marky/

    Адвокат-online
    Добавить комментарий